專利新穎性喪失例外：如何避免與應對「自己打自己」的專利危機？

專利新穎性喪失例外：如何避免與應對「自己打自己」的專利危機？

各位專利申請人，您是否曾擔心，好不容易研發出來的創新技術，卻因為某些「先前的技術」而無法取得專利權？尤其有一種情況，是您可能沒想到的——您的專利可能因為「申請在先，但公開在後」的專利案而喪失新穎性，甚至有可能是您自己或您公司先前的申請案！這就是我們常說的「擬制喪失新穎性」。

別擔心！律點通將帶您深入了解這個看似複雜的法律概念，並教您如何運用專利法中的「例外主張」，有效保護您的創新成果。掌握這些知識，將是您專利佈局成功的關鍵。

什麼是專利新穎性？為何會有「擬制喪失新穎性」？

首先，讓我們先了解專利法最核心的原則之一：「新穎性」。簡單來說，您的發明或新型必須是全新的，在申請專利之前，不能已經被公開揭露過，例如公開使用、販賣、刊載於刊物，或是已被申請專利等。這是為了確保專利權只授予真正的創新。

然而，專利法還有一個特別的規定，稱為「擬制喪失新穎性」（或稱「引證案原則」），它處理的是一種特殊情況：

您申請的專利（系爭案）與另一個「申請日比您早，但公開或公告日卻比您晚」的專利案（引證案）內容相同。在您申請時，引證案的內容尚未公開，您無從得知。但為了避免同一發明重複授權，專利法規定，如果兩者內容相同且申請人不同，您的專利仍會喪失新穎性。

這聽起來很像「自己打自己」的困境，對吧？台灣《專利法》針對發明與新型專利，分別有不同的條文來規範：

1. 發明專利的擬制喪失新穎性

《專利法》第23條：「申請專利之發明與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。」

這條文的意思是，如果您的發明專利，與一份比您早申請、但比您晚公開的專利案內容「相同」，那麼您的發明就無法取得專利權。這裡的關鍵是，如果兩個申請案的申請人不同，就可能面臨這個問題。

2. 新型專利的擬制喪失新穎性及其「例外」

《專利法》第95條：「申請專利之新型，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得依法申請取得新型專利。但申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。」

新型專利的情況與發明專利類似，但多了一個非常重要的「但書」！這表示，如果您的新型專利與那個「申請在先但公開在後」的專利案內容相同，但兩個案子的申請人是同一人，那麼您的新型專利就不會因此喪失新穎性。這就是專利申請人可以主張的「新穎性喪失例外」！

此外，根據《專利法》第5條，專利申請權人指的是發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。這定義了誰可以成為專利申請權人，對於判斷「申請人相同」至關重要。

「相同」的認定標準：不是您想的那麼簡單！

要判斷兩個專利案的技術內容是否「相同」，實務上採用非常嚴格的標準，並非僅是表面文字或圖式相似。法院會仔細比對以下幾個層面：

• 技術特徵完全一致：兩者的技術構成必須完全相同。
• 文字記載形式差異或能直接得知：即使文字描述不同，但所屬技術領域中具有通常知識者（PHOSITA）能直接且無歧異地從引證案中推導出您的專利技術特徵。
• 上下位概念：引證案揭露上位概念，您的專利揭露其下位概念，且該下位概念為PHOSITA能直接推導者。
• 直接置換的技術特徵：PHOSITA在參酌引證文件後，無需創造性思考即可直接將引證案的技術特徵置換為您的專利技術特徵。

【律點通提醒】

實務上判斷「相同」的重點：如果兩者技術領域不同，或利用不同結構設計達成不同功效，或需要經過改變、組合及省略才能完成，則很難被認定為「相同」。這表示，即使技術概念類似，但只要在結構或功效上有實質差異，就有機會證明其不「相同」。

案例解析：從實務看「擬制喪失新穎性」的攻防

讓我們透過兩個實際案例，看看法院是如何判斷這些爭議的：

案例一：結構與功效的實質差異，成功抗辯「相同」

想像一下，A公司申請了一項名為「具自動回復及轉動之轉軸結構」的新型專利。結果，B公司主張A公司的專利已喪失新穎性，因為B公司在更早的日期就申請了另一份「樞紐器」專利，雖然B公司的專利公開時間晚於A公司。

法院仔細比對後發現，A公司的轉軸結構是特殊的「內外圈」凸輪設計，能實現「自動回復」和「停滯定位」的功能。而B公司的「樞紐器」雖然也是轉軸，但其結構與A公司不同，也無法達成A公司專利所宣稱的「自動回復」功能。

法院判決：法院認為，A公司與B公司的專利是利用不同結構設計達成不同功效，整體創作構思不相同。既然功效都不同了，就不能說所屬技術領域中具有通常知識者能直接從B公司的專利推導出A公司的專利。因此，A公司的專利並未喪失新穎性。

【案例啟示】：這個案例告訴我們，在面對「擬制喪失新穎性」的質疑時，強調您的專利在結構上的獨特設計以及由此帶來的不同功能與功效，是證明其不「相同」的有力論點。

案例二：證明「申請人相同」的關鍵依據

C公司申請了一項「波動能量產生器」新型專利，卻被他人舉發，主張其違反了專利法第95條的規定。C公司則抗辯說，引證案（那個申請在先但公開在後的專利）的創作人與C公司專利的創作人是同一人，應該適用《專利法》第95條的「但書」例外。

法院判決：法院明確指出，專利法第95條但書的適用前提是「申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同」。而判斷「申請人是否相同」的依據，應以專利公告之內容為準。在本案中，引證案的申請人與C公司專利的申請人確實不同，因此無法適用專利法第95條的但書例外。

【案例啟示】：這個案例強調了，如果您要主張《專利法》第95條的「申請人相同」例外，必須提出明確的官方證據，例如專利公報上的申請人資訊，來證明兩案的申請人確實是同一人。單純主張「創作人相同」可能不足以說服法院，因為專利申請權可能已經轉讓。

專利申請人必看：如何避免與應對「擬制喪失新穎性」？

理解了這些法條與實務案例後，身為專利申請人，您可以採取以下策略來保護自己的權益：

1. 內部專利申請案的妥善管理

如果您或您的公司有多個相關技術的專利申請案，務必建立完善的內部管理機制。對於同一創作人或同一公司在不同時間點申請的相關專利，應保留充分的內部文件，證明其技術關聯性及申請權人的一致性。這有助於未來在符合條件時，主張《專利法》第95條但書的例外。

2. 申請策略：強調「差異」與「功效」

在提交新的專利申請案時，除了進行例行的前案檢索，也應審慎評估與自身先前申請案的技術內容是否「相同」。如果技術內容確實有差異，務必在說明書及申請專利範圍中，清楚闡明這些技術特徵的差異性，特別是這些差異所帶來的不同功能與功效，以證明您的新申請案具有足夠的新穎性。

3. 保存完整權利歸屬文件

若專利申請權涉及轉讓、繼承或公司合併等情況，務必妥善保存所有相關的書面契約、股權證明、變更登記文件等，以證明您的專利申請權人身份。在主張《專利法》第95條但書時，這些文件將是證明「申請人相同」的重要依據。

4. 應對舉發：嚴格比對與證據準備

如果您的專利被他人舉發，並主張「擬制喪失新穎性」，您需要：

• 仔細比對： 針對舉發人提出的引證案，進行細緻的技術特徵比對，找出您的專利與引證案之間實質上的差異，特別是結構、功能、功效等方面的不同。
• 準備證據： 提出支持您主張的技術資料、實驗數據或專家意見，證明您的專利不符合「相同」的嚴格標準。

關於新證據的提出：在行政訴訟階段，智慧財產案件審理法第33條第1項允許當事人就同一撤銷或廢止理由提出新證據，但實務上對於其適用範圍（例如何種訴訟地位的當事人可提出）仍有細緻的解釋與限制，並非毫無限制。儘管如此，為確保訴訟效率與避免突襲，原則上仍鼓勵當事人盡早於舉發階段提出所有證據。

結論：掌握規則，保護您的創新！

「擬制喪失新穎性」是專利法中一個特殊但重要的規定。作為專利申請人，您無需對此感到恐慌，而是應該理解其背後的邏輯與例外條款。透過精準的技術比對、完善的內部管理，以及在必要時主張《專利法》第95條但書的「申請人相同」例外，您就能有效應對潛在的專利權挑戰，確保您的創新成果獲得應有的法律保護。

記住，專利權的取得與維護是一場策略戰。提前做好準備，掌握法律工具，才能讓您的發明在市場上發光發熱！