專利更正與舉發攻防：企業法務的時機與策略解析

專利更正與舉發攻防：企業法務的時機與策略解析

在競爭激烈的市場中，專利權是企業重要的無形資產。然而，專利權並非一勞永逸，當遭遇「專利舉發」或「侵權訴訟」時，如何透過「專利更正」來強化專利有效性，將是企業法務人員必須掌握的關鍵技能。精準的時機選擇與策略規劃，不僅能有效抵禦挑戰，更能避免不必要的法律風險。本文將深入解析相關法條、實務案例，並提供具體的應對策略，助您在專利攻防戰中立於不敗之地。

專利更正與舉發：核心概念釐清

在探討策略之前，讓我們先快速釐清幾個核心概念：

• 專利更正（Patent Correction）：指專利權人於專利公告後，針對專利說明書、申請專利範圍或圖式中的錯誤或不當之處，向專利專責機關（智慧財產局）申請修改的程序。其核心目的通常是限縮專利範圍，以規避先前技術、解決不明確記載或抵禦無效抗辯，進而維持專利權的有效性。

• 專利舉發（Patent Invalidation）：任何人（專利權人自己除外）認為專利權的授予不符《專利法》規定，而向智慧財產局提出撤銷該專利權的行政程序。這是一種公眾審查制度，旨在確保專利權授予的正確性。

當專利權人於舉發案審查期間提出更正申請時，智慧財產局會將更正案與舉發案合併審查及合併審定。實務上，智慧財產局會優先審查更正案。若更正獲准，舉發案將以更正後的專利範圍為基礎進行審查；若更正不獲准，舉發案則以更正前的專利範圍繼續審查。

關鍵法條與時機掌握

對於企業法務而言，掌握專利更正的時間點與實質要件至關重要。以下法條是您必須熟稔的基礎：

舉發程序中的更正時機：專利法第74條

《專利法》第74條明確規範了發明專利權人在舉發案件審查期間申請更正的原則與例外：

《專利法》第74條：「專利專責機關接到前條申請書後，應將其副本送達專利權人。專利權人應於副本送達後一個月內答辯；除先行申明理由，准予展期者外，屆期未答辯者，逕予審查。**舉發案件審查期間，專利權人僅得於通知答辯、補充答辯或申復期間申請更正。但發明專利權有訴訟案件繫屬中，不在此限。**專利專責機關認有必要，通知舉發人陳述意見、專利權人補充答辯或申復時，舉發人或專利權人應於通知送達後一個月內為之。除准予展期者外，逾期提出者，不予審酌。依前項規定所提陳述意見或補充答辯有遲滯審查之虞，或其事證已臻明確者，專利專責機關得逕予審查。」

白話解釋：當您的專利被提起舉發時，原則上，您只有在智慧財產局通知您進行「答辯」、「補充答辯」或「申復」的期間內，才能提出更正申請。這是一個非常嚴格的時限。然而，如果您的發明專利權同時有訴訟案件繫屬中（例如侵權訴訟），則不受此期間限制，這為您提供了更大的彈性。

更正的實質要件：專利法第67條

更正不僅要符合時機，更要符合實質內容的規定，其中「不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍」是核心關鍵：

《專利法》第67條：「發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，僅得就下列事項為之：一、請求項之刪除。二、申請專利範圍之減縮。三、誤記或誤譯之訂正。四、不明瞭記載之釋明。更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。依第二十五條第三項規定，說明書、申請專利範圍及圖式以外文本提出者，其誤譯之訂正，不得超出申請時外文本所揭露之範圍。更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。」

白話解釋：更正必須符合四種法定事由：刪除請求項、減縮範圍、訂正誤記/誤譯、釋明不明瞭記載。最重要的是，更正後的內容不能超出申請時的揭露範圍，且不能實質擴大或變更原公告的專利範圍。這意味著更正的本質是「限縮」或「釐清」，而非「改變」或「擴大」。

訴訟中的更正途徑：智慧財產案件審理法第43條

當專利侵權訴訟與專利有效性問題同時出現時，《智慧財產案件審理法》提供了另一條更正途徑：

《智慧財產案件審理法》第43條：「當事人依第四十一條第一項規定主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，專利權人已向專利專責機關申請更正專利權範圍者，應向法院陳明依更正後之專利權範圍為請求或主張。**前項情形，專利權人因不可歸責於己之事由，致不得向專利專責機關申請更正，且如不許更正顯失公平者，得逕向法院陳明欲更正專利權之範圍，並以之為請求或主張。**前二項情形，專利權人應以書狀記載更正專利權範圍所依據之事實及理由，並通知他造當事人。第一項、第二項情形，法院得就更正專利權範圍之合法性自為判斷，並於裁判前表明其法律上見解及適度開示心證。除第二項規定外，專利權人未向專利專責機關申請更正或撤回申請更正者，不得依更正後之專利權範圍為請求或主張。法院依第四項判斷更正專利權範圍為合法時，應依更正後之專利權範圍為本案之審理。」

白話解釋：在專利侵權訴訟中，專利權人原則上還是要先向智慧財產局申請更正。但若遇到不可歸責於己的事由，導致無法向智慧財產局申請更正，且不允許更正會顯失公平時，專利權人可以直接向法院陳明欲更正的範圍，由法院直接判斷更正的合法性。這為訴訟中的專利權人提供了一條加速處理的特殊途徑。

實務案例借鏡：避免更正地雷

「實質擴大或變更」是專利更正中最常踩到的地雷。以下兩個實際案例，能幫助企業法務更具體地理解法院的判斷標準：

案例一：新增構件或改變結合關係，小心「實質變更」

某家知名電子公司（原告）的「無軸承馬達」發明專利被競爭對手提起舉發。在舉發程序中，該公司為了強化專利有效性，申請更正專利範圍，試圖在部分請求項中新增「耐磨結構」等構件，並調整原有構件的結合關係。然而，法院最終認定，這些新增構件或改變結合關係的舉動，已經實質變更了申請專利範圍，不符合《專利法》的規定，因此不准許更正。由於更正不被接受，該專利權最終因舉發成立而被撤銷。

指導意義：即使是為了減縮或釐清，任何在更正中新增技術特徵或改變原有技術特徵間結合關係的嘗試，都極可能被認定為「實質變更」，導致更正失敗。更正應謹守「限縮」或「釐清」的本質，避免引入任何可能被解釋為新技術內容的修改。

案例二：成分選項增加，看似微小也可能「實質擴大」

一家材料科技公司（原告）的「研磨劑」發明專利，其申請專利範圍中原本界定分散劑的成分為「水溶性有機高分子，水溶性陰離子界面活性劑，水溶性胺類中所選用之至少一種」（三選一）。該公司在更正時，將其修改為「水溶性有機高分子，水溶性陰離子界面活性劑，水溶性非離子性界面活性劑，水溶性胺類中所選用之至少一種」（四選一）。法院審理後認為，這看似微小的增補，卻使得可選擇的技術方案增加，進而擴大了原專利所保護的範圍，構成「實質擴大」，同樣不准予更正。

指導意義：這個案例提醒我們，即使是看似細微的文字調整或成分增補，若導致專利保護範圍實質上擴大，涵蓋了原先未被保護的實施態樣，也將不被允許。企業法務在更正時，必須對文字的精確性、技術方案的涵蓋範圍有高度的掌握與判斷。

企業法務的應對策略

面對專利更正與舉發的挑戰，企業法務人員可以採取以下策略：

1. 嚴守舉發程序中的更正時機：

   • 務必在收到智慧財產局的答辯、補充答辯或申復通知後的一個月內（或經准予展延的期間內）提出更正申請。錯過此期間，原則上將喪失在舉發程序中更正的機會。
   • 若發明專利權同時有訴訟案件繫屬中，則不受上述期間限制，可考慮在訴訟中提出更正，或向智慧財產局申請更正。

2. 審慎評估更正內容：

   • 更正必須嚴格符合《專利法》第67條規定的四種法定事由：刪除請求項、減縮範圍、訂正誤記/誤譯、釋明不明瞭記載。
   • 核心原則是「不得實質擴大或變更」。避免新增技術特徵、改變技術特徵間結合關係、或導致保護範圍實質擴大的更正。應著重於限縮保護範圍以排除先前技術，或釐清不明確的記載。

3. 訴訟程序中的更正策略選擇：

   • 原則上先向智慧財產局申請：在專利侵權訴訟中，若欲依更正後專利範圍為請求或主張，原則上仍應先向智慧財產局申請更正。優點是智慧財產局具有技術審查專業，結果權威性高。
   • 「逕向法院陳明」的例外：若因不可歸責於己之事由導致無法向智慧財產局申請更正，且不允許更正顯失公平時，可考慮逕向法院陳明欲更正之範圍。此舉可加速訴訟進程，但法院將自為判斷更正的合法性，且條件嚴格，需仔細評估。

風險提醒與預防措施

• 更正不准的風險：若更正被認定為不合法（特別是實質擴大或變更），則舉發案將以原專利範圍繼續審查，可能導致專利權被撤銷，耗費的時間與金錢將付諸東流。
• 訴訟延宕風險：在訴訟中選擇向智慧財產局申請更正，可能導致訴訟程序因等待行政審查結果而停止或延宕。

預防勝於治療：

• 專利申請階段的嚴謹性：在專利申請時即應力求說明書、申請專利範圍及圖式的明確與完整，減少日後更正的需求。
• 定期專利健檢：定期檢視自身專利，評估其有效性及潛在風險，並在必要時考慮在未有舉發或訴訟時主動申請更正，以強化專利權。

結語

專利更正與舉發程序中的時間點選擇和內容策略，是企業法務人員在維護公司核心資產時不可或缺的專業判斷。透過深入理解相關法規、借鑒實務案例，並採取前瞻性的預防措施，您將能更有效地應對專利挑戰，確保企業的智慧財產權得到最堅實的保護。記住，精準的策略與嚴謹的執行，是專利攻防戰致勝的關鍵。