企業在瞬息萬變的市場中,智慧財產權是核心競爭力。然而,專利獲准後,若發現說明書、申請專利範圍或圖式存在瑕疵,適時且合法的「專利更正」就成為維護專利權有效性的關鍵手段。作為企業法務人員,您必須精準掌握專利更正的時機與修正範圍限制,才能有效避免法律風險,確保企業專利資產的穩固。
專利更正,為何重要?
專利更正,顧名思義,是對已獲准的專利文件進行修正,使其內容更臻完善或符合法律要求。這不僅能強化專利權的穩定性,更能在專利面臨舉發或侵權訴訟時,作為重要的防禦策略。然而,這項修正並非毫無限制,專利法對其設有嚴格的要件與範圍,稍有不慎,可能導致更正不准,甚至危及專利權的有效性。
專利更正的法律依據與核心原則
我國《專利法》對專利更正設有明確規範,主要條文包括發明專利權人的更正規定,以及新型專利準用發明專利更正的條款。理解這些法條是進行有效更正的第一步。
1. 發明專利權人的更正規範:《專利法》第67條
這是發明專利權人於專利權核准公告後,申請更正專利文件的主要依據。該條文明確列舉了四種可更正的事項,並設定了兩大核心限制。
《專利法》第67條: 發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式,僅得就下列事項為之:一、請求項之刪除。二、申請專利範圍之減縮。三、誤記或誤譯之訂正。四、不明瞭記載之釋明。 更正,除誤譯之訂正外,不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。依第25條第3項規定,說明書、申請專利範圍及圖式以外文本提出者,其誤譯之訂正,不得超出申請時外文本所揭露之範圍。 更正,不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。
- 白話解釋:這條規定告訴我們,專利權人只能針對「刪除請求項」、「縮小保護範圍」、「修正明顯錯誤或翻譯錯誤」以及「澄清不明確的描述」這四種情況來更正。同時,更正內容不能引入申請時沒有的新東西,也不能讓專利保護範圍變大或實質改變發明內容。
2. 審查階段的修正原則:《專利法》第43條
雖然本條規範的是專利申請案在審查階段的修正,但其精神與第67條有高度相似性,對於理解專利文件內容變動的嚴謹態度至關重要。
《專利法》第43條第2項:「修正,除誤譯之訂正外,不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」
- 白話解釋:這表示無論是在申請審查階段還是核准後的更正,都不能在修正中加入原始申請文件裡沒有的新內容。這項原則貫穿了整個專利生命週期,旨在確保專利內容的穩定性與公平性。
3. 新型專利的準用規定:《專利法》第108條
新型專利權的更正,同樣受到嚴格規範。
《專利法》第108條:「新型專利權之更正,準用第67條規定。」
- 白話解釋:這意味著上述發明專利更正的所有時機、事由與範圍限制,完全適用於新型專利。因此,企業法務在處理新型專利更正時,應比照發明專利更正的標準進行審慎評估。
兩大核心限制:企業法務的「紅線」
專利更正最常面臨的挑戰,便是如何遵守以下兩大修正範圍限制:
1. 不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍
這項限制是為了防止專利權人透過更正引入新技術內容,規避新穎性、進步性等專利要件的審查。實務上,判斷標準極為嚴格,要求更正後的內容必須能夠直接且無歧義地從原始申請文件(說明書、申請專利範圍、圖式)中推導出來。即使說明書中有相關記載,若該記載並未在申請專利範圍中明確揭露或暗示,或其與請求項的結合關係並非原始文件所明確支持,仍可能被認定為超出原揭露範圍。
2. 不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍
此限制旨在確保專利權的穩定性與公益性。更正不得使專利保護範圍實質上擴大,亦不得改變發明的實質內容,例如改變技術特徵的結合關係、發明性質或功能。即使形式上是增加限定條件,若該限定導致原有元件功能改變,或引入原申請專利範圍所無之技術特徵,仍可能被認定為實質變更。
實務案例解析:從錯誤中學習,從成功中借鑒
透過實際案例,更能理解這些法律原則在實務中的應用。
案例一:微小變動卻釀大禍 – 某半導體設備商的更正挑戰
一家國際知名的半導體設備製造商(以下簡稱「甲公司」)曾申請更正其專利範圍中的一個描述,試圖將「組件之二側供應一第三氣流」修正為「該第二側供應一第三氣流」。甲公司認為這僅是文字上的筆誤,並有說明書內容可以支持。然而,智慧財產局與後續法院均駁回了其更正申請。
法院認為,將「組件之二側」變更為「組件之單側(即第二側)」已使更正前後文義不同,引入了原申請專利範圍所無之技術特徵,不屬於「誤記訂正」,且已實質變更原申請專利範圍。即使說明書中提及第三側,也無法證明原記載為明顯誤繕。這個案例提醒我們,即使是看似細微的文字變動,若導致技術特徵的數量或態樣改變,且非原始文件所明確支持,即構成實質變更。
案例二:巧妙減縮,化解舉發危機 – 某電子產品製造商的成功經驗
另一家台灣的電子產品製造商(以下簡稱「乙公司」)在面臨其滑鼠專利被舉發時,為維持專利權有效性,提出了專利範圍更正。乙公司將原申請專利範圍第6項中關於「殼體由一上蓋、一中蓋及一底座所組成」的限定內容,併入第1項獨立項中,並刪除部分請求項。
智慧財產局最初認為這改變了技術特徵的結合關係,涉及變更實質內容而不准更正。然而,法院最終撤銷了原處分,准予更正。法院認為,將原第6項的限定內容併入第1項,屬於對已記載於請求項內之構件更進一步的描述限定,為「詳述式之說明」,且該技術特徵原已記載於原申請專利範圍第6項及說明書中,並未超出申請時原揭露範圍,亦未實質擴大或變更申請專利範圍,屬於合法的「申請專利範圍之減縮」。這個案例顯示,若能證明更正內容為原發明說明所支持,且未改變核心技術特徵的結合關係,透過「申請專利範圍之減縮」來強化專利權是可行的策略。
企業法務的實務操作指引
面對專利更正,企業法務應採取以下策略:
- 審慎評估必要性與風險:在提出更正前,務必仔細評估更正是否能有效解決問題(例如排除先前技術、澄清不明確處),以及是否符合法定要件。不當的更正可能導致申請被駁回,甚至在舉發程序中影響專利權的有效性。
- 嚴格比對原始文件:所有擬更正的內容,都必須與申請時的原始說明書、申請專利範圍及圖式進行逐字逐句的比對,確保更正內容有明確的原始揭露支持,避免引入任何「新內容」。
- 優先考慮「減縮」策略:若目的是為了排除先前技術或解決不明確性,應優先考慮「申請專利範圍之減縮」,例如將附屬項或說明書中已明確揭露的限定性技術特徵併入獨立項,這是較為穩妥的更正方式。
- 「誤記訂正」的高門檻:對於「誤記之訂正」,應有充分證據證明該錯誤是明顯且所屬技術領域中具有通常知識者可立即察覺並知如何訂正的。切勿將實質變更偽裝成誤記。
- 預防勝於治療:在專利申請階段,即應力求說明書與申請專利範圍的撰寫精確、完整且相互支持,減少日後更正的需求。一份高品質的原始申請文件,是未來專利權穩固的基石。
結語
專利更正程序是企業法務維護智慧財產權的重要工具,但其嚴謹性不容小覷。精準掌握《專利法》的規範,理解「不得超出原揭露範圍」與「不得實質擴大或變更」這兩大紅線,並從實務案例中汲取經驗,將能協助企業法務在專利維護的道路上,做出更明智、更有效的決策,為企業的創新成果築起堅實的法律屏障。
常見問題快速解答
Q: 企業專利面臨舉發時,進行更正有哪些策略考量?
A: 當企業專利面臨舉發時,更正的主要目的是為了排除先前技術,使專利權符合新穎性、進步性等專利要件。此時應優先考慮「申請專利範圍之減縮」,例如將附屬項中的技術特徵併入獨立項,或對請求項增加更具體的限定條件。重點是確保減縮後的範圍仍有原始申請文件明確支持,且不會引入新內容或實質變更發明本質。同時,應評估更正後能否有效規避被舉發的事由,並預留足夠時間與專業人士討論。
Q: 如何判斷某項修正是否會被認定為「實質擴大或變更公告時之申請專利範圍」?
A: 判斷是否「實質擴大或變更」,應綜合考量:1. 技術特徵的改變:更正是否引入了新的技術特徵,或改變了原有技術特徵的結合關係。2. 發明目的或功能的改變:更正是否導致發明所欲解決的問題、所達成的功效或發明本質發生變化。3. 保護範圍的影響:更正前後的保護範圍是否有所擴大,或對第三人產生新的權利限制。即使是增加限定條件,若該限定改變了原有元件的功能,或引入了原申請專利範圍所無之技術特徵,仍可能被認定為實質變更。建議在提交前,與專利工程師或律師進行嚴謹的技術與法律評估。
Q: 企業在專利申請階段,應如何撰寫文件以減少日後更正的風險?
A: 為減少日後更正風險,在專利申請階段應力求:1. 說明書內容完整且詳細:充分揭露發明的各種實施態樣、技術特徵、優點及潛在替代方案,為未來可能的減縮或澄清預留伏筆。2. 申請專利範圍撰寫精確:獨立項應涵蓋發明的核心概念,附屬項則應提供多層次的限定,形成由寬到窄的保護範圍階梯。3. 圖式清晰且與文字描述一致:圖式應能清楚表達技術內容,並與說明書及請求項的描述相互印證。4. 技術特徵的明確定義:避免使用模糊不清的詞彙,確保所屬技術領域中具有通常知識者能明確理解。5. 內部審查機制:提交前由多位內部或外部專家進行交叉審查,及早發現潛在問題。
Q: 如果更正申請被智慧財產局駁回,企業法務還有哪些救濟途徑?
A: 如果專利更正申請被智慧財產局駁回,企業法務可以採取以下救濟途徑:1. 提起訴願:不服智慧財產局的處分,可在法定期間內向經濟部提起訴願。2. 提起行政訴訟:若對訴願決定仍不服,可向智慧財產及商業法院提起行政訴訟。在訴願及行政訴訟程序中,企業仍有機會提出新的理由或證據,爭取更正的核准。然而,這些救濟程序耗時費力,因此在提交更正申請前,務必確保其符合所有法定要件,以降低被駁回的風險。
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